На практике довольно часто возникают ситуации, когда на стадии экспертизы заявки на регистрацию товарного знака в Роспатенте заявитель получает отказ от ведомства по причине того, что ранее тождественный товарный знак уже был зарегистрирован. Однако в процессе выясняется, что правообладатель его не использует. Как поступить в данной ситуации?

 
Для преодоления препятствия предусмотрен правовой механизм, позволяющий обратиться заинтересованному лицу с иском в суд о досрочном прекращении правовой охраны на товарный знак вследствие его неиспользования правообладателем.

 
Согласно положениям статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, полностью или частично, если товарный знак не используется в течение последних трех лет в отношении товаров или услуг, для которых он был зарегистрирован.

 
Важные аспекты при подаче иска в суд

 
Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака подается в Суд по интеллектуальным правам (СИП).
Важным этапом, предшествующим обращению в суд, является соблюдение обязательного досудебного порядка, который предусматривает направление заинтересованным лицом правообладателю предложения обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Доказательства о том, что указанный порядок был соблюден, необходимо представить в суд вместе с иском.

 
Следующий важный аспект заключается в доказывании наличия у истца заинтересованности в досрочном прекращении регистрации спорного товарного знака.

 
Соблюдение процедур досудебного урегулирования спора и предоставления доказательств заинтересованности истца является требованием закона. В противном случае судом будет вынесено определение об отказе в принятии искового заявления к производству. А в случае не предоставления истцом документов, подтверждающих его заинтересованность, в удовлетворении иска будет отказано.

 
При доказывании заинтересованности необходимо иметь в виду, что суд не признает достаточным основанием наличие только действующей заявки на регистрацию товарного знака. Поданную заявку на регистрацию суд будет рассматривать лишь в совокупности с иными предоставленными доказательствами. В частности, это могут быть документы о подготовке к производству и поставке продукции в розницу, документы, подтверждающие закупку производственного оборудования, наличие разработанных макетов этикеток и упаковок с нанесенным на них логотипом и т.д.

 
Основные этапы судебного производства при рассмотрении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака:

 
1. Соблюдение претензионного порядка, описанного выше.
2. Непосредственно подача иска с приложением комплекта всех необходимых документов в СИП.
Исковые материалы можно подать лично через канцелярию суда в часы приема, направить по почте или через систему «Мой арбитр».
При подаче иска истцом уплачивается государственная пошлина. Рассчитать размер госпошлины можно на сайте суда в разделе «Калькулятор государственной пошлины», там же можно заполнить платежное поручение.
Официальный сайт СИП - https://ipc.arbitr.ru
Адрес суда: г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2.
3. Оценка судебной коллегией представленных доказательств сторон, в том числе подтверждающих заинтересованность истца и доказывающих действительность использования ответчиком спорного товарного знака.
4. Вынесение решения по результатам оценки доказательств, представленных сторонами, о полном или частичном прекращении правовой охраны товарного знака или об отказе в удовлетворении иска и прекращении правовой охраны товарного знака.

 
Если со стороны ответчика в иске выступает российская компания или физическое лицо, то дело рассматривается в течение 6 месяцев. Но в случаях, когда ответчик нерезидент - иностранное юридическое или физическое лицо, то срок рассмотрения может увеличиться более чем на год. Это связано с необходимостью извещения иностранного участника процесса в порядке, предусмотренном международными договорами.

 
На основании положительного решения, вынесенного в пользу заинтересованного лица, Роспатент как регистрирующий орган вносит соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков, т.е. спорный товарный знак из реестра исключается, и препятствий для регистрации своего обозначения больше нет.

 
Что делать, чтобы не лишиться права на товарный знак

 
Для ответчика досрочное прекращение правовой охраны товарного знака судом является неблагоприятным исходом судебного процесса, поскольку им полностью утрачивается право использования обозначения в своей коммерческой деятельности, и он более не вправе маркировать свой товар или услуги досрочно прекращенным товарным знаком.

 
Причины такого судебного решения могут быть разными. Зачастую правообладатели в своей деятельности допускают ошибки в использовании зарегистрированного обозначения. Так, например, это может быть использование зарегистрированного товарного знака с изменениями, даже с незначительными, в результате чего суд придет к выводу, что это иное обозначение, а не товарный знак, зарегистрированный правообладателем. Либо, например, правообладателем зарегистрирована серия товарных знаков, объединенных тождественным элементом, а лицензионный договор с другим юридическим лицом он заключил в отношении только одного знака из серии. В данной ситуации при попытке ответчика в суде доказать использование товарного знака максимальна вероятность того, что суд сочтет недоказанным использование правообладателем всей серии товарных знаков и примет решение об их досрочном прекращении.

 
Наши рекомендации

 
Учитывая все сложности судебных процессов о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, а также скрытые нюансы, возникающие в ходе рассмотрения дел данной категории, мы рекомендуем обратиться за консультациями и профессиональной юридической помощью к специалистам компании «Беляевы и партнёры.Ру», которые имеют многолетний и успешный практический опыт в области защиты исключительных прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности.